Зробив NFT-сумки Birkin і отримав $133 тис. штрафу. Про захист бренду у NFT та блокчейн сферах

Останнім часом з’являється все більша кількість NFT брендів, що призводить до збільшення кількості заявок на реєстрації торговельних марок для NFT. Компанії не хочуть ризикувати своїми NFT активами та брендами, розміщуючи їх без реєстрації. Розберемось детальніше.

Особливості ТМ

Об’єктом ТМ може бути будь-яке позначення або комбінація позначень, наприклад, фірмове найменування чи логотип компанії, яка продає товари чи надає послуги пов’язані з NFT. Також це може бути безпосередньо назва самого NFT продукту або ж слоган, пов’язаний з продажем NFT продуктів чи наданням послуг. 

Зараз все більше компаній, які вже мають зареєстровані ТМ, реєструють свої назви та логотипи для товарів і послуг, що пов’язані з метавсесвітом.

Так, навіть NBA Properties, Inc. в США подала заявку на реєстрацію ТМ NBA TOP SHOT (6629616) для віртуальних товарів, які можна завантажувати.

Ось декілька дій, які варто зробити перед реєстрацією:

• Здійснити пошук схожих ТМ та брендів. Проєкт NFT, так само як і інші бренди, має ризик отримати заперечення від третіх сторін щодо реєстрації чи вимогу скасувати реєстрацію ТМ. Тому варто здійснити пошук схожих ТМ за назвою чи логотипом проєкту в базах даних на території, де буде зареєстровано ТМ. Крім того, в судах вже розглядалися справи, які стосуються незаконного використання брендів у NFT-токенах. У 2022 році нью-йоркський суд виніс рішення на користь Hermes International за позовом про порушення прав на бренд художником Мейсоном Ротшильдом, який створив NFT-сумки в рамках проєкту MetaBirkins, що нагадують модель Birkin власником, якої є Hermes International. Художника зобов’язали виплатити модному бренду компенсацію в розмірі $133 тис.
• Визначитись, хто буде власником ТМ. Досить часто питання визначення власника ТМ для NFT проєктів стає проблемним. Це пов’язано з тим, що деякі NFT керуються Decentralized Autonomous Organization (DAO), який не має централізованого керівництва. Перед тим, як реєструвати ТМ на DAO, варто проконсультуватися з юристом, оскільки є ймовірність того, що така організація не зможе належним чином захищати ТМ як її власник.
• Здійснити перевірку чи не порушують NFT продукти або послуги, які продає чи пропонує компанія, інтелектуальні права третіх осіб. NFT є лише маркером товару, але не є самим товаром. Не виключено, що хтось інший має права інтелектуальної власності, в тому числі авторські права на товар перетворений у NFT об’єкт. Тоді його продаж без дозволу автора може стати причиною спору та подання позову проти постачальника послуг. Так, один з художників-фрілансерів DC Comics продав NFT з зображенням диво-жінки, без дозволу компанії. Після цього інциденту DC Comics повідомили всіх своїх фрилансерів, що таке використання персонажів DC неможливе без прямого дозволу.

Класи

Найпоширеніші юридичні проблеми полягають не безпосередньо в реєстрації ТМ для NFT, а скоріше в тому, до якого класу товару чи послуги вони будуть класифіковані.

Оновлення класів МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг), яке набуло чинності 1 січня 2023 року, включає термін NFT у клас 9 – «завантажувані цифрові файли, автентифіковані незамінними токенами» (NFT).

Проте, без вказівки на актив, до якого відноситься NFT, ця позиція буде розмитою. Тому, як приклад, Управління інтелектуальної власності Великобританії радить додавати до 9 класу такі позиції, які не визначені в офіційному переліку: цифрове мистецтво, автентифіковане незамінними токенами [NFT], завантажувана графіка, автентифікована незамінними токенами [NFT] тощо.

Оскільки NFT–продукти можна продавати через онлайн-ринки та маркетплейси, то доцільно буде зареєструвати ТМ в 35 класі МКТП. Як приклад в 35 класі можна зареєструвати такі позиції: роздрібні послуги, пов’язані з продажем (наприклад, віртуального одягу, цифрового мистецтва, аудіофайлів), автентифікованих незамінними маркерами.

Так, Opensea, один з найбільших ринків NFT в США, зареєстрував свою ТМ у 35 класі послуг, зокрема «надання онлайн-ринку для покупців і продавців криптовалютних предметів колекціонування» (5797815).

В залежності від активів, до яких відносяться NFT, варто розглядати додаткові класи МКТП в кожному окремому випадку. Наприклад, у разі продажу віртуального одягу чи взуття варто додати 25 клас товарів. В ньому можна додати такі позиції, які не визначені в офіційному переліку: одяг, автентифікований незамінними токенами [NFT], взуття, автентифіковане незамінними токенами [NFT].

Крім того, NFT-токени можуть бути ідентифіковані як послуги. Тому, можна зареєструвати ТМ в 42 класі послуг. В офіційному переліку цей клас містить позицію «послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію». Для прикладу, вже зазначений ринок незмінних токенів Opensea зареєстрував ТМ у 42 класі для послуг, включаючи «створення онлайн-магазинів роздрібної торгівлі для інших у вигляді вебсервісу, який дозволяє користувачам створювати криптовалютні колекційні магазини та магазини незамінних токенів на основі блокчейну» (5797816). За допомогою NFT у метавсесвіті також можуть надаватись освітні послуги й тоді варто зареєструвати ТМ в 41 класі МКТП.

Як обрати територію для реєстрації ТМ NFT

Обираючи територію для реєстрації ТМ, пов’язаної з NFT, варто врахувати наступні фактори:

• Цільовий ринок. Реєстрація торговельної марки в тих країнах, де знаходяться потенційні клієнти, є важливим кроком для захисту бренду. Якщо переважно клієнти знаходяться в одній країні або регіоні, слід розглянути реєстрації ТМ на тій території.

• Глобальна природа NFT. Невзаємозамінні токени (NFT) зберігаються у глобальній децентралізованій мережі, і це ставить питання про юрисдикцію та територіальність. Отже, може бути важко обмежити використання NFT в межах конкретної юрисдикції й варто зареєструвати ТМ на території декількох потенційних країн або регіонів використання NFT, враховуючи особливості їх розміщення в Інтернеті. Наприклад, в ЄС можна зареєструвати ТМ, через відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (European Union Intellectual Property office). Така реєстрація буде діяти на території 27 країн-членів ЄС.
• Стратегія бізнесу та довгострокові плани. Довгострокові плани та стратегія розвитку бізнесу можуть вплинути на вибір території для реєстрації ТМ. Наприклад, якщо в планах є розширення бізнесу на нові ринки в найближчому майбутньому, варто розглянути можливість реєстрації ТМ на цих територіях вже зараз.
• Місцеперебування компанії виробника або надавача послуг. Врахування місцеперебування компанії є важливим фактором, оскільки це місце, де, ймовірно, буде проводитись більша частина діяльності, пов’язаної з зареєстрованою ТМ. Якщо компанія здійснює діяльність в декількох країнах, важливо зареєструвати ТМ в кожній з них. З метою спрощення процедури реєстрації однієї ТМ на території декількох країн та мінімізації витрат та часу на реєстрації, можна зареєструвати ТМ через Всесвітню організацію інтелектуальної власності.

Висновки

Блокчейн та NFT відкривають нові можливості та переваги для власників брендів. Для того, щоб зберегти конкурентоспроможність свого бренду та запобігти спорам щодо його використання іншими в метавсесвіті, варто зареєструвати його для NFT-продуктів та послуг NFT.

Реєстрація ТМ в цих сферах має свої особливості, з огляду на те, що NFT є відносно новою технологією та її можливості не до кінця вивчені. В кожному окремому випадку варто правильно обрати власника ТМ, ретельно перевірити, чи використання NFT-токенів не буде порушувати права інтелектуальної власності інших осіб та обрати найбільш відповідні класи для  реєстрації ТМ. Для того, щоб уникнути помилок та проблем, найкраще проконсультуватись з юристом.

При обранні території реєстрації ТМ варто врахувати такі фактори як цільовий ринок, стратегія та плани розвитку бізнесу та місцеперебування компанії.

До того ж важливо врахувати глобальну природу NFT, оскільки цей фактор значно впливає на обрання території для реєстрації ТМ.