Сделал NFT-сумки Birkin и получил $133 тыс. штрафа. О защите бренда в NFT и блокчейн сферах

В последнее время появляется все больше брендов NFT, что приводит к увеличению количества заявок на регистрации торговых марок для NFT. Компании не хотят рисковать своими NFT активами и брендами, размещая их без регистрации. Разберемся подробнее.

Особенности ТМ

Объектом ТМ может быть любое обозначение или комбинация обозначений, например, фирменное наименование или логотип компании, которая продает товары или предоставляет услуги, связанные с NFT. Также это может быть непосредственно название самого NFT продукта или слоган, связанный с продажей NFT продуктов или предоставлением услуг.

Сейчас все больше компаний, которые уже имеют зарегистрированные ТМ, регистрируют свои названия и логотипы для товаров и услуг, связанных с метавселенной.

Так даже NBA Properties, Inc. в США подала заявку на регистрацию ТМ NBA TOP SHOT (6629616) для виртуальных товаров, которые можно загружать.

Вот несколько действий, которые следует совершить перед регистрацией:

• Выполнить поиск похожих ТМ и брендов. Проект NFT, как и другие бренды, имеет риск получить возражения от третьих сторон относительно регистрации или требование отменить регистрацию ТМ. Поэтому следует осуществить поиск схожих ТМ по названию или логотипу проекта в базах данных на территории, где будет зарегистрирован ТМ. Кроме того, в судах уже рассматривались дела, касающиеся незаконного использования брендов в NFT-токенах. В 2022 году нью-йоркский суд вынес решение в пользу Hermes International по иску о нарушении прав на бренд художником Мейсоном Ротшильдом. Он создал NFT-сумки в рамках проекта MetaBirkins, напоминающие модель Birkin, владельцем которой является Hermes International. Художника обязали выплатить модному бренду компенсацию в размере $133 тыс.
• Определиться, кто будет владельцем ТМ. Часто вопрос определения владельца ТМ для NFT проектов становится проблемным. Это связано с тем, что некоторые NFT управляются Decentralized Autonomous Organization (DAO), который не имеет централизованного руководства. Перед тем, как регистрировать ТМ на DAO, стоит проконсультироваться с юристом, поскольку есть вероятность того, что такая организация не сможет должным образом защищать ТМ как ее владелец.
• Проверить, не нарушают ли NFT продукты или услуги, которые продает или предлагает компания, интеллектуальные права третьих лиц. NFT является лишь маркером продукта, но не является самим продуктом. Не исключено, что кто-то другой имеет права интеллектуальной собственности, в том числе авторские права на товар, преобразованный в NFT объект. Тогда его продажи без разрешения автора могут стать причиной спора и подачи иска против поставщика услуг. Так, один из художников-фрилансеров DC Comics продал NFT с изображением чудо-женщины, без разрешения компании. После этого инцидента DC Comics сообщили всем своим фрилансерам, что такое использование персонажей DC невозможно без прямого разрешения.

Классы

Самые распространенные юридические проблемы заключаются не непосредственно в регистрации ТМ для NFT, а скорее в том, к какому классу товара или услуги они будут классифицированы.

Обновление классов МКТУ (Международная классификация товаров и услуг), которое вступило в силу 1 января 2023 года, включает термин NFT в класс 9 – «загружаемые цифровые файлы, аутентифицированные незаменимыми токенами» (NFT).

Однако, без указания на актив, к которому относится NFT, эта позиция будет размытой. Поэтому, в качестве примера, Управление интеллектуальной собственности Великобритании советует добавлять в 9 класс такие позиции, которые не определены в официальном перечне: «цифровое искусство, аутентифицированное незаменимыми токенами» [NFT], «загружаемая графика, аутентифицированная незаменимыми токенами» [NFT] и так далее.

Поскольку NFT-продукты можно продавать через онлайн-рынки и маркетплейсы, то целесообразно будет зарегистрировать ТМ в 35 классе МКТУ. В качестве примера в 35 классе можно зарегистрировать такие позиции: «розничные услуги, связанные с продажей (например, виртуальной одежды, цифрового искусства, аудиофайлов), аутентифицированных незаменимыми маркерами».

Так, Opensea, один из крупнейших рынков NFT в США, зарегистрировал свою ТМ в 35 классе услуг, в частности «предоставление онлайн-рынка для покупателей и продавцов криптовалютных предметов коллекционирования» (5797815).

В зависимости от активов, к которым относятся NFT, стоит рассматривать дополнительные классы МКТУ в каждом отдельном случае. Например, в случае продажи виртуальной одежды или обуви стоит добавить 25 класс товаров. В нем можно добавить такие позиции, которые не определены в официальном перечне: «одежда, аутентифицированная незаменимыми токенами» [NFT], «обувь, аутентифицированная незаменимыми токенами» [NFT].

Кроме того, NFT-токены могут быть идентифицированы как услуги. Поэтому, можно зарегистрировать ТМ в 42 классе услуг. В официальном перечне этот класс содержит позицию «услуги по аутентификации пользователей, использующих блокчейн-технологию». Для примера, уже указанный рынок неизменных токенов Opensea зарегистрировал ТМ в 42 классе для услуг, включая «создание онлайн-магазинов розничной торговли для других в виде веб-сервиса, который позволяет пользователям создавать криптовалютные коллекционные магазины и магазины незаменимых токенов на основе блокчейна» (5797816). С помощью NFT в метавселенной также могут предоставляться образовательные услуги и тогда стоит зарегистрировать ТМ в 41 классе МКТУ.

Как выбрать территорию для регистрации ТМ NFT

Выбирая территорию для регистрации ТМ, связанной с NFT, следует учесть следующие факторы:

• Целевой рынок. Регистрация торговой марки в тех странах, где находятся потенциальные клиенты, является важным шагом для защиты бренда. Если преимущественно клиенты находятся в одной стране или регионе, следует рассмотреть регистрации ТМ на той территории.

• Глобальная природа NFT. Невзаимозаменяемые токены (NFT) хранятся в глобальной децентрализованной сети, и это ставит вопрос о юрисдикции и территориальности. Следовательно, может быть трудно ограничить использование NFT в пределах конкретной юрисдикции и стоит зарегистрировать ТМ на территории нескольких потенциальных стран или регионов использования NFT, учитывая особенности их размещения в Интернете. Например, в ЕС можно зарегистрировать ТМ, через ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (European Union Intellectual Property office). Такая регистрация будет действовать на территории 27 стран-членов ЕС.
• Стратегия бизнеса и долгосрочные планы. Долгосрочные планы и стратегия развития бизнеса могут повлиять на выбор территории для регистрации ТМ. Например, если в планах есть расширение бизнеса на новые рынки в ближайшем будущем, стоит рассмотреть возможность регистрации ТМ на этих территориях уже сейчас.
• Местонахождение компании производителя или поставщика услуг. Учет местонахождения компании является важным фактором, поскольку это место, где, вероятно, будет проводиться большая часть деятельности, связанной с зарегистрированной ТМ. Если компания осуществляет деятельность в нескольких странах, важно зарегистрировать ТМ в каждой из них. С целью упрощения процедуры регистрации одной ТМ на территории нескольких стран и минимизации затрат и времени на регистрации, можно зарегистрировать ТМ через Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

Выводы

Блокчейн и NFT открывают новые возможности и преимущества владельцам брендов. Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность своего бренда и предотвратить споры относительно его использования другими в метавселенной, следует зарегистрировать его для NFT-продуктов и услуг NFT.

Регистрация ТМ в этих сферах имеет свои особенности, учитывая то, что NFT является относительно новой технологией и ее возможности не до конца изучены. В каждом отдельном случае следует правильно выбрать владельца ТМ, тщательно проверить, не будет ли использование NFT-токенов нарушать права интеллектуальной собственности других лиц и выбрать наиболее подходящие классы для регистрации ТМ. Для того, чтобы избежать ошибок и проблем, лучше всего проконсультироваться с юристом.

При выборе территории регистрации ТМ следует учесть такие факторы, как целевой рынок, стратегия и планы развития бизнеса и местонахождение компании.

К тому же важно учесть глобальную природу NFT, поскольку этот фактор оказывает значительное влияние на выбор территории для регистрации ТМ.