Не проверили и заплатили 75 тыс. грн штрафа. Как не попасть на деньги из-за торговой марки в другой стране

Можно ли нарушить чьи-либо права, торгуя онлайн без регистрации торговой марки в тех странах, на которые продукт рекламируется и куда отправляется покупателям? Нужно ли регистрировать марку там, куда я хочу продавать свою продукцию онлайн?

 Сегодня эти вопросы все более актуальны – при массовом развитии интернет-торговли и онлайн-продаж. Это связано не только с пандемией, но и изменением потребительских предпочтений.

Представим ситуацию. Вы начали продавать в интернете. Всё сделали грамотно с точки зрения продвижения. Продукция начала пользоваться успехом не только в Украине, а и в ЕС и США. У вас немало клиентов в других странах. И тут выясняется, что, например, в Италии, куда продаете свой текстиль или шоколад, уже есть схожий бренд или торговая марка.

Дело в том, что торговая марка имеет территориальный характер. Если она зарегистрированная в Украине,  то дает вам «монополию» только здесь. В других странах вы не только не защищены от копирования, но и рискуете нарушить права других лиц.  Более того, ваши действия по продаже продукции со схожим наименованием могут признать недобросовестной конкуренцией.

Так, недавно в России суд оштрафовал маркетплейс Wildberries и продавца кондитерских изделий Lafinele производства Заславской кондитерской фабрики  из Беларуси. Оказалось, что в России уже зарегистрирована торговая марка «Лафинель». Размер компенсации составил 200 тыс. рублей, а это ориентировочно 75 тыс. гривен. Позиция суда однозначна: продавец должен проверять закупаемую им продукцию и следить, не нарушит ли ее реализация права третьих лиц в части интеллектуальной собственности.

Встречаются и такие ситуации, когда предприниматели ввозят по неофициальным каналам импортный товар, начинают реализовывать его и получают иск.

Например, в Украине два года слушалось дело по иску энергетического холдинга ДТЭК из-за бренда D.TEK. Правда, в данном случае претензии к производителю суд не поддержал. Адвокаты доказали, что компания-производитель Blackberry не завозила, не продавала, не рекламировала и не предпринимала других действий для продажи телефонов с обозначением D.TEK в Украине.

Модели смартфонов BlackBerry DTEK50 и BlackBerry DTEK60 предназначались вообще для других рынков. А в Украину их завозило и продавало онлайн стороннее ФЛП.

Итак, если вы собираетесь начать или уже продаете товары на маркетплейсах или через свой интернет-магазин, обязательно убедитесь, что не нарушаете права третьих лиц.

Если вы как производитель видите, что есть схожие или тождественные торговые марки, замените или видоизмените название до того, как получите иск. Или договоритесь с владельцем зарегистрированной марки. Если они не тождественны, у вас есть шанс договориться с правообладателем, подписав так называемый договор о сосуществовании.

Опрометчивость может обернуться иском в суд  от правообладателя. Не забывайте уделять внимание проверке названия на английском и других языках.

Если же решили зарегистрировать торговую марку в других странах, то сделать это можно, подав заявку. Обычно этим занимается ведомство по защите интеллектуальной собственности в интересующих вас юрисдикциях.

Или можно зарегистрировать базовую заявку, например, в Украине, а уже на ее основании подавать международную заявку. Это существенно упрощает процедуру и экономит бюджет.

Но прежде задайте себе такие вопросы:

Чтобы минимизировать риски отказа в регистрации, необходимо провести предварительный поиск в реестрах тех стран, где вы планируете получить правовую охрану. Такой поиск можно сделать как по каждой стране отдельно, так и, например, по ЕС в целом.

Если схожая марка уже существует, не отчаивайтесь и не спешите отказываться от своей. Иногда достаточно ее видоизменить.

Также, например, если видите, что торговая марка не используется больше пяти лет, можно досрочно прекратить ее действие. Или же договориться с ее владельцем. Попросите у него письмо – согласие на регистрацию вашей торговой марки.  Патентный поверенный или адвокат по интеллектуальной собственности обязательно подскажет вам варианты выхода из ситуации.