Как запустить бизнес за границей, чтобы на вас не подали в суд и не заблокировал Google? Советы юриста
Илларион Томаров, юрист «Василь Кисиль и Партнеры»
Почему некоторые названия брендов при выходе на зарубежные рынки нужно тщательно адаптировать, как правильно зарегистрировать торговую марку и чем полезны патенты? На эти и другие вопросы MC Today в партнерском материале с юридической фирмой «Василь Кисиль и Партнеры» отвечает руководитель практики интеллектуальной собственности Илларион Томаров.
Почему стоит узнать заранее, как воспримут местные жители название вашего бренда?
Первым делом нужно позаботиться о названии продукта. В некоторых языках слово, к которому мы привыкли, может иметь второе значение или быть грубым.
Всемирно известный бренд Coca-Cola столкнулся с трудностями перевода при выходе на китайский рынок. От изначального варианта, который звучит как Ke-kou-ke-la, пришлось отказаться – на китайском эта фраза в зависимости от диалекта означает «укуси воскового головастика» или «лошадь, заполненная воском». В конце концов, компания остановилась на Koka Kole, что переводится как «радость во рту».
Значение слова можно проверить с помощью глубокого поиска в Google, сузив географию. Ещё лучше проконсультироваться с местным жителем.
Зачем регистрировать торговую марку в каждой стране отдельно?
Самое важное при заходе в новую страну – это регистрация торговой марки (ТМ). Делать это нужно в каждой стране отдельно.
Часто оказывается, что название вашей ТМ в определенной стране уже занято. Поэтому стоит проверить его в реестрах торговых марок. Это могут сделать юристы, впрочем, можно справиться и самостоятельно. В таком случае искать нужно «Trade mark search» и «Trade mark clearance», добавляя название страны, которая вас интересует.
Даже если вы нашли имя своей торговой марки в списке существующих – это не конец. Главное, чтобы не пересекались сферы бизнеса.
Если вы производите молоко «Ферма», а существующая ТМ «Ферма» продает тракторы – регистрируйте.
Если сферы пересекаются – зарегистрироваться очень сложно. Можно, конечно, выйти на рынок без ТМ, но тогда ждите иск от владельца уже существующей торговой марки.
Иногда достаточно немного изменить название, чтобы оно не конфликтовало с существующим. В такой ситуации нужен совет юриста, чтобы оценить изменения.
Обычно торговая марка – это не только слово, но способ его написания, цвет и логотип. Чем больше характеристик зарегистрируешь – тем шире охрана. В некоторых ситуациях лучшим решением будет подыскать новое название.
Как зарегистрировать торговую марку за границей?
Есть два способа регистрации торговой марки. Первый – в патентном ведомстве каждой страны. Это обойдется от $500 до 1500, хотя есть и $5000 (в ОАЭ) .
Второй вариант – международное ведомство в Женеве. Подавая туда ТМ, вы сможете распространить её действие на 101 страну мира, которые присоединились к Мадридскому соглашению и Протоколу.
Расширение торговой марки на каждую новую страну в среднем обойдется около $100. Некоторые страны берут дороже, но все равно этот вариант удобнее и дешевле.
В каждой стране есть свои особенности. Например, в Украине действует система first-to-file – первый, кто подал документы на регистрацию, тот и владеет торговой маркой.
В США, под чьей юрисдикцией находятся Appstore и PlayMarket, действует правило first-to-use. Если вы запустили свое приложение раньше конкурентов, даже не имея торговой марки, вытеснить их можно простой жалобой.
Почему домен нужно защищать торговой маркой?
Торговая марка может быть зарегистрирована в каждой стране, где предприниматель хочет продавать товар или вести бизнес, а вот домен, скорее всего, будет один – предприниматели предпочитают «коммерческий» домен верхнего уровня .com. Важно защитить этот домен.
Галина Борисенко создала ювелирный бренд GALOLBO, зарегистрировала домен и успешно продавала свои изделия через сайт. Другая предпринимательница захотела отобрать сайт.
Она зарегистрировала идентичную ТМ и подала иск о переделегировании домена. Три судебные инстанции в РФ приняли решения в ее пользу. Это классический пример обратного захвата домена.
В Украине есть «право преждепользования»: фактический пользователь незарегистрированной торговой марки имеет право продолжать ее использовать, даже если позже ее кто-то зарегистрирует.
Но в каждой стране свои нюансы. Как правило, такие конфликты решаются в пользу торговой марки. Если у вас нет торговой марки, а есть только домен – вы более уязвимы.
Защищает ли регистрация домена и ТМ от проблем полностью?
Иногда проблемы возникают, даже если вы зарегистрировали и домен, и ТМ.
Как в случае с «Розеткой», которая решила выходить на российский рынок. Московская компания «Бренд Монитор» требует, чтобы регистратор домена rozetka заблокировал его на основании национального режима исчерпания прав.
Грубо говоря, «Розетка» якобы продает товары с торговыми марками, владельцы которых не дали интернет-магазину разрешения продавать эти товары в России.
Теперь «Розетке» нужно или получить разрешение от владельца каждой ТМ, которую она планирует продавать, или быть готовой к блокировке от Роскомнадзора. Фишка тут в особенностях национального законодательства отдельной страны.
Как не нарушить авторское право в интернете?
Если украинец выходит на международный рынок с сайтом, который очень похож на сайт конкурентов или на нем есть не купленные, а скачанные без соблюдения авторских прав изображения или видео – ждите блокировок в Google.
Придраться можно к чему угодно: даже если вы не скопировали, а сделали что-то похожим образом.
К примеру, недавно блокчейн-стартап Shift подал иск против Apple за кражу логотипа. Стартап требует от создателей iOS $200 тыс. за то, что логотип новой функции Apple Shortcuts очень напоминает эмблему Shift.
Стартап Shift требует от создателей iOS $200 тыс. за то, что логотип новой функции Apple Shortcuts очень напоминает их эмблему
В США есть Digital Millennium Copyright Act (DMCA), который позволяет правообладателю пожаловаться на нарушение в интернете.
Такие сервисы, как Google, YouTube, Instagram, Facebook, Appstore, PlayMarket, находятся в юрисдикции США, поэтому дешевле платить за любой контент для сайта, игры или приложения, чем взять его без разрешения и получить блокировку в Google.
Какие бывают злоупотребления авторским правом?
Например, вы со своим сайтом выходите на рынок США и сразу же получаете претензию о том, что дизайн вашего сайта нарушает авторские права конкурента.
При подробном изучении жалобы по DMCA оказывается, что на вашем сайте, как и на сайте конкурента, присутствуют типичные для каждого интернет-магазина разделы «Контакты», «Доставка», «Каталог», «Оплата», «Гарантия» и т.п.
Сайт могут заблокировать в поисковой выдаче. Google не будет продвигать ваш сайт, не будет показывать его в органическом поиске, вас заблокируют в Facebook и Instagram.
Иногда чтобы разблокировать, достаточно встречной жалобы, которую можно подать самостоятельно.
Если будет обращение в суд – сайт заблокируют до окончания суда, а если нет, то вы продолжите работать.
Как бороться с «патентными троллями»?
Проблемы с патентами могут возникнуть с двух сторон: от патентных троллей и от реальных конкурентов.
Однажды братья Голиусовы из Львова зарегистрировали несколько патентов на внешний вид планшетов Apple, Samsung и Sony. Они внесли их в таможенный реестр, и планшеты не смогли въехать в Украину.
У компании-импортера было два варианта: заплатить владельцам патентов за разрешение ввезти или подать иск об отмене патентов. Производители добились отмены патентов через суд.
Крупные компании не станут стимулировать троллей, отдав условные $5000, а заплатят юристам за отмену инструмента «троллинга».
Почему стоит инвестировать в регистрацию патентов?
Выходящему на зарубежный рынок бизнесу, особенно если это технологичная компания нужно провести патентный поиск, чтобы понять, нарушает ли технология чужие патенты (freedom to operate).
Лучше это поручить патентному поверенному той страны, на рынок которой планируется выход. Это недешевая услуга: в зависимости от сложности патента от $5000 до $30 тыс. Но без нее не сделать второй шаг – получить патент.
Часто украинские предприниматели вообще пренебрегают патентами, а потом сами же от этого страдают.
Известный случай произошел с Александром Савсуненко – украинским биохимиком, который придумал новый способ анализа ДНК.
Он вышел с ним на рынок США и неожиданно «выстрелил» – продажи достигли миллиона долларов. Через три года его заметили крупные корпорации и подали иск о нарушении патента на технологию определения теломеров.
Савсуненко утверждал, что претензия некорректна – его фирма разработала софт, а теломеры определяли на аутсорсе специалисты в специальной лаборатории – то есть нарушение происходило там, следовательно туда и нужно отправлять иск. Но корпорации не хотели судиться с лабораторией, они хотели убрать конкурента.
Украинец вполне мог выиграть дело, если бы вступил в процесс, но у него не было денег. Суды обошлись бы ему в миллион долларов. В результате он закрыл бизнес.
Вам будет интересно прочесть:
1. «Кидать на деньги блогерам не выгодно». Как Дидковский, Яковенко, Дальская и другие работают с блогерами